Негативная позиция экспертизы не всегда означает, что бренд уже потерян.
Сначала необходимо определить, какой документ получил заявитель:
- уведомление с доводами экспертизы и возможностью представить ответ;
- решение об отказе в государственной регистрации.
От вида документа зависит порядок и срок дальнейших действий.
Почему Роспатент может отказать
Основания для отказа условно можно разделить на две группы.
Проблемы самого обозначения
Знак может быть признан:
- описательным;
- общепринятым;
- не обладающим различительной способностью;
- способным ввести потребителя в заблуждение;
- противоречащим общественным интересам;
- состоящим преимущественно из неохраняемых элементов.
Например, обозначение, которое напрямую описывает вид, качество или назначение товара, может не получить самостоятельную правовую охрану.
Конфликт с более ранними правами
Экспертиза может противопоставить:
- зарегистрированный товарный знак;
- ранее поданную заявку;
- общеизвестный товарный знак;
- фирменное наименование;
- коммерческое обозначение;
- наименование места происхождения товара;
- охраняемое авторским правом произведение;
- имя или изображение известного лица.
Наиболее распространённая причина — сходство до степени смешения с более ранним товарным знаком в отношении однородных товаров или услуг.
Что делать после уведомления экспертизы
Ответ нельзя строить только на утверждении, что названия «разные».
Необходимо разобрать каждый довод эксперта:
- сравнить обозначения по звучанию;
- оценить графические различия;
- проанализировать смысл;
- сопоставить общее впечатление;
- определить однородность товаров;
- проверить сведения о противопоставленном знаке;
- оценить возможность ограничения перечня.
В зависимости от основания можно:
- представить правовые аргументы;
- показать различия обозначений;
- доказать различия товаров и каналов реализации;
- подтвердить приобретённую различительную способность;
- предоставить письмо-согласие правообладателя, если его учёт допустим;
- скорректировать перечень товаров и услуг.
Цель ответа — не формально возразить эксперту, а выбрать решение, которое действительно защищает коммерческие интересы.
Можно ли изменить заявку
Возможности изменения заявки ограничены.
Нельзя произвольно заменить заявленное обозначение совершенно новым. Также нельзя расширить перечень товаров и услуг после подачи заявки.
В некоторых случаях можно:
- сократить перечень;
- уточнить формулировки;
- исключить отдельные товары;
- внести допустимые изменения в сведения о заявителе;
- представить пояснения.
Если обозначение требует существенной переработки, может понадобиться новая заявка.
Когда требуется обжалование решения
Если Роспатент уже принял окончательное решение, заявитель может рассматривать обжалование отказа Роспатента.
Споры по решениям о регистрации товарных знаков обычно проходят административную стадию в Палате по патентным спорам.
Возражение должно учитывать:
- материалы первоначальной заявки;
- доводы экспертизы;
- ответ заявителя;
- мотивировку решения;
- судебную и административную практику;
- допустимые доказательства.
Нельзя исходить из того, что на стадии обжалования можно без ограничений полностью перестроить заявку. Поэтому позицию желательно формировать ещё при первом уведомлении.
Какие доказательства могут усилить позицию
Набор документов зависит от причины отказа.
Могут использоваться:
- сведения о длительном использовании обозначения;
- данные о продажах;
- рекламные материалы;
- публикации в СМИ;
- география присутствия;
- данные о посещаемости сайта;
- документы об участии в выставках;
- результаты опросов;
- договоры с контрагентами;
- письмо-согласие;
- профессиональное заключение по сходству.
Количество документов не заменяет их связь с юридическим основанием.
Например, известность компании не всегда устраняет конфликт с более ранним товарным знаком, а письмо партнёра не подтверждает согласие действительного правообладателя.
Как снизить риск повторного отказа
После анализа решения необходимо выбрать дальнейшую стратегию:
- продолжить обжалование;
- ограничить перечень;
- договориться с владельцем противопоставленного знака;
- изменить обозначение;
- подать новую заявку;
- провести ребрендинг.
Решение должно учитывать не только вероятность регистрации, но и:
- стоимость изменения бренда;
- объём уже вложенных средств;
- планы расширения;
- риск претензий;
- возможность мирного соглашения.
Юристы компании «Александр Кузнецов и партнеры» анализируют уведомления и решения Роспатента, проверяют противопоставленные обозначения и готовят позицию для ответа или возражения.
Чем раньше начинается работа с причиной отказа, тем больше возможностей сохранить заявку и избежать повторения ошибки. Материал носит информационный характер. Порядок действий и сроки необходимо определять по конкретному документу Роспатента.